ICANN acaba de abrir a comentarios el cuarto borrador del Applicant Guidebook (conocido como DAG), relacionado con el procedimiento de solicitud de nuevos gTLD. En esta versión del DAG se incluyen, entre otros, temas de derecho marcario en su relación con nombres de dominio, relación que cada día se vuelve más relevante (ver por ejemplo la nota " ICANN Approves Trademark Clearinghouse").
El Ministerio de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones ha expedido la Resolución 2459 de 2009 «Por la cual se señalan algunas reglas para el periodo de transición del actual administrador del ccTLD .co al nuevo administrador designado mediante la licitación 002 de 2009″.Dicha resolución define las etapas para la transición y redelegación entre el actual administrador (Universidad de los Andes) y el nuevo administrador (CO INTERNET S.A.S), y señala el deber de reserva y respeto de derechos de terceros durante la misma.
Se ha publicado la ley 1343 de 2009 "por medio de la cual se aprueba el «Tratado sobre el Derecho de Marcas» y su «Reglamento», adoptados el 27 de octubre de 1994" (DIARIO OFICIAL. Aí‘O CXLIV. N. 47427. 31, JULIO, 2009. PAG. 26).
Tal como comenté en otra ocasión, la resolución de los posibles conflictos en nombres de dominio suelen seguir prácticas internacionales, especialmente las previstas en la Política Uniforme de resolución de controversias de nombre de dominio UDRP de ICANN (http://www.icann.org/udrp/) , y el Mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la OMPI (http://www.wipo.int/amc/es/domains/). En este último caso, no es inusual que se recurra al Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI. Existen dos tipos de procedimiento, uno denominado «el arbitraje» que es el que se presenta en general, y el otro es el arbitraje acelerado (clic aquí para ver un gráfico comparativo de los dos tipos). Algunos países han creado esquemas propios, como Inglaterra, en la cual NOMINET ha creado el Dispute Resolution Service (DRS), o Chile, país que ha atendido bajo el procedimiento especial poco más de tres mil casos.
En una perspectiva histórica, pueden revisarse los siguientes documentos:
– Un caso célebre (entre los muchos posibles): HASBRO, INC. contra CLUE COMPUTING, INC. (noviembre 7 de 2000)
– Un caso interesante de captura de tráfico: el caso de WWWTOYSRUS.COM ante la OMPI.
– "The Domain Name Handbook: High Stakes and Strategies in Cyberspace" de Ellen Rony and Peter Rony, que contiene un interesante inventario de disputas desde 1998, y un glosario que merece ser tenido en cuenta.
– "TRENDS IN INTERNET LITIGATION" de Paul C. Van Slyke y Philip T. Golden, que resume el estado de cosas en 1999.
– "Domain Name Disputes Under theACPA in the New Millennium: When IsBad Faith Intent to Profit Really BadFaith and Has Anything Changed withthe ACPA´s Inception?" de Adam Silberlight (documento de 2002)
Una inquietud frecuente es cómo se resuelven los conflictos de nombres de dominio. Pues bien, la resolución de los posibles conflictos en nombres de dominio suelen seguir prácticas internacionales, especialmente las previstas en la Política Uniforme de resolución de controversias de nombre de dominio UDRP de ICANN (http://www.icann.org/udrp/) , y el Mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la OMPI (http://www.wipo.int/amc/es/domains/). En este último caso, no es inusual que se recurra al Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI. Existen dos tipos de procedimiento, uno denominado «el arbitraje» que es el que se presenta en general, y el otro es el arbitraje acelerado (clic aquí para ver un gráfico comparativo de los dos tipos).
Existen muchos casos célebres en dominios genéricos (como el caso de la conocida actriz Julia Roberts, Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, Caso No. D2000-0210), pero no son tan comunes los casos que involucren nombres de dominio de país (ccTLD). Como ilustración de uno de estos casos, tomemos el caso El Corte Inglés, S.A. v. Ravi Gurnani Gurnani/VRK Corporación (Caso N° DTV2007-0006), ambas partes residentes en España. El Corte Inglés es una muy conocida tienda española, la cual tiene varias marcas igualmente conocidas bajo el lema «La tienda en casa» (cuatro marcas en las clases 16 y 17); el demandado, por su parte, registró el dominio «latiendaencasa.tv» (.tv es el ccTLC de Tuvalu, una isla que concedió la explotación de su nombre de dominio a terceros justamente por su relación con «televisión», observe a dónde conduce la dirección http://nic.tv) . Aunque el demandado también registró «latiendaencasa.eu», la demanda versa solamente sobre «latiendaencasa.tv».
El trámite seguido es muy sencillo:
«La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el «Centro») el 28 de marzo de 2007. El 29 de marzo de 2007 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de marzo de 2007 Nominalia Internet S.L. envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la «Política»), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el «Reglamento»), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el «Reglamento Adicional»).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de abril de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de mayo de 2007. El Demandado contestó a la Demanda vía correo electrónico el 6 de mayo de 2007 siendo recibido en formato papel al día siguiente.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de mayo de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.» (citado de la resolución)
La decisión fue bastante sencilla, pues se atuvo a una regla reconocida en materia de resolución de conflictos sobre nombres de dominio: si el registro tiene que ver con una marca notoria, salvo prueba en contrario se presume de mala, por ello ordena la transferencia del nombre de dominio a la demandante.
«El Demandado fundamenta su registro en el distinto ámbito territorial de sus actividades empresariales pero sin negar el conocimiento de la marca del Demandante. Por tanto, ni la notoriedad de las marcas de las que es titular el Demandante ni la implantación acreditada de las mismas en territorio español pudieron pasar inadvertidas al Demandado en el momento del registro.
De esta manera y, siguiendo el criterio establecido en numerosas decisiones del Centro, el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria sólo puede tener su razón en la realización de un registro de mala fe. Así, entre otros muchos, en el caso Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI Nº D2000-1402).
En cuanto al requisito del uso del nombre de dominio de mala fe, este Experto considera que el simple uso de una marca notoria como LA TIENDA EN CASA permite una práctica desleal y de aprovechamiento de la reputación ajena en beneficio de la actividad del Demandado.
Así pues, se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro, cuanto en la utilización del nombre de dominio, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el párrafo 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <latiendaencasa.tv> sea transferido al Demandante.» (citado de la resolución)